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Essais cliniques et déchéance de marques pharmaceutiques pour défaut d’exploitation

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Essais cliniques et déchéance de marques pharmaceutiques pour défaut d’exploitation
© Unsplash/Volodymyr Hryshchenko

En droit de l’Union européenne comme en droit français, tout tiers intéressé peut agir en déchéance (i.e. défaut d’exploitation) à l’encontre du titulaire d’une marque qui n'a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Une telle action peut entraîner la perte totale ou partielle des droits sur la marque visée.

Dans certains cas toutefois, le non-usage d’une marque peut être justifié par "des raisons valables reposant sur l’existence d’obstacles" à l’usage de celle-ci, ces raisons devant être indépendantes de la volonté du titulaire de la marque (1).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt Boswelan du 3 juillet 2019, s’est prononcée sur le cas d’une marque pharmaceutique utilisée dans le cadre d’essais cliniques.

En l’espèce, Pharmasan (prédécesseur de Viridis) avait déposé le 30 septembre 2003 la demande de marque de l’UE "Boswelan" pour désigner des "produits pharmaceutiques et produits de soins de santé", enregistrée le 24 avril 2007 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au nom de Viridis. Trois ans plus tard, Viridis démarrait des essais cliniques pour un médicament contre la sclérose en plaques qu’elle envisageait de commercialiser sous la marque "Boswelan".

Le 18 novembre 2013, Hecht-Pharma a déposé devant l’EUIPO une demande en déchéance de la marque "Boswelan". En défense, Viridis a invoqué à titre d’usage de marque des actes préparatoires en lien avec les essais cliniques, notamment la livraison à une clinique universitaire de 400 000 capsules sous la dénomination "Boswelan" et la mention de la dénomination "Boswelan" sur un tract pour le recrutement de volontaires pour les essais cliniques.

L’EUIPO (2) et le Tribunal de l’UE (3) ont déchu Viridis de ses droits sur la marque "Boswelan" pour tous les produits qu’elle désignait. Viridis a alors formé un pourvoi devant la CJUE, que la CJUE a rejeté dans son intégralité en répondant par la négative aux questions suivantes.

1 - L’utilisation d’une marque pharmaceutique dans le cadre d’essais cliniques constitue-t-elle un usage sérieux ?

La CJUE a d’abord rappelé qu’une marque "fait l’objet d’un usage sérieux (…) lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services", peu importe que la marque soit pharmaceutique ou non.

Elle a ajouté que l’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation sur le marché des produits désignés et que cet usage peut porter soit sur des produits déjà commercialisés soit sur des produits dont la commercialisation est imminente (par exemple dans le cadre de campagnes publicitaires visant à conquérir les consommateurs pour préparer la commercialisation).

A cet égard, elle a rappelé que seule l’obtention d’une AMM permet la publicité des médicaments et qu’avant l’AMM, tout acte de communication destiné à obtenir ou préserver une part de marché est interdit (aucun usage externe tourné vers le public d’une marque pharmaceutique n’est autorisé).

En conséquence, la CJUE considère que l’utilisation d’une marque pharmaceutique dans le cadre d’essais cliniques est assimilée à un usage interne, hors de toute concurrence, qui ne vise pas à obtenir ou conserver une part de marché et qui ne constitue donc pas un usage sérieux au sens du droit des marques.

2 - La réalisation d’essais cliniques peut-elle constituer un juste motif de non-usage d’une marque ?

La CJUE a concédé que la réalisation d’essais cliniques pouvait être susceptible de constituer un juste motif pour le non-usage d’une marque, selon une appréciation au cas par cas. Elle a toutefois rappelé que les obstacles invoqués par le titulaire de la marque contestée devaient avoir une relation suffisamment directe avec cette marque, rendant impossible ou déraisonnable son usage, et être indépendants de la volonté de son titulaire.

En l’espèce, la CJUE a considéré que les obstacles invoqués par Viridis n’étaient pas indépendants de sa volonté et ne constituaient donc pas un juste motif de non-usage de sa marque, en retenant que :
Viridis avait elle-même choisi (sans obligation légale) de déposer sa marque dès 2003, alors qu’il existait une forte incertitude tant sur la date que sur la possibilité de commercialisation du produit qu’elle souhaitait désigner par cette marque, puisqu’aucun essai clinique n’avait démarré ;
l’écoulement du temps entre, d’une part, la demande de marque (2003) et l’enregistrement de la marque (2007) et, d’autre part, le démarrage des essais cliniques (2010) relevait de la responsabilité de Viridis ; et
la durée des essais cliniques réalisés par Viridis était liée à un investissement financier insuffisant de sa part, relevant de sa responsabilité.

En conclusion, si une marque pharmaceutique peut toujours être déposée avant l’obtention d’une AMM, cet arrêt de la CJUE doit inciter les entreprises pharmaceutiques à ne pas effectuer ce dépôt trop tôt !

(1) Art. 19 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce  (ADPIC) ; v. également art. 51 du règlement CE No 207/2009, désormais art. 58 du règlement CE No  2017/1001.
(2) Décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 26 sept. 2014 et décision de la 5ème chambre de recours de l’EUIPO du 29 fév. 2016.
(3) Décision du Tribunal de l’Union Européenne du 15 sept. 2017.

 

Marie Fillon, associée nationale et Louis de Chezelles, collaborateur chez Dechert

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